スタートアップの商標・知財戦略｜社名決定前の調査と使い分け

こんにちは。LegalAgent 代表弁護士の朝戸です。

サービス名を決め、ロゴを発注し、プレスリリースの原稿まで仕上がった段階で、「そういえば商標登録の有無を調べていなかった」と気づく場面があります。会社の登記を済ませ、ドメインを取得していても、それだけで他社が同じ名称で商標登録をしていないことまでは確認できません。ロゴや名刺、Webサイトを作り直すことになれば、余計な費用がかかるだけでなく、一度公表した社名やサービス名を変更するという重い負担を負うことになります。

知財戦略というと、特許の出願件数をとにかく増やすことだと理解されがちです。しかし、事業の競争力を左右するのは、名称や技術、デザインといった個々の資産をどう組み合わせて保護するかという点です。権利化、秘密管理、契約、公開時期という手段を資産ごとに選ぶ作業こそが、知財戦略の中身といえます。創業期からシリーズA前後の時期には、出願の判断そのものより先に、社内の資産ごとにこの組み合わせを決めていく作業が必要です。

事業計画に基づく知財候補の洗い出し

知財戦略の出発点は事業計画です。自社のプロダクトや技術、デザインのうち、どれが競争優位の源泉になっているかを確かめないまま思いつきで出願を進めてしまうと、費用ばかりがかかって事業上の効果が乏しい権利が並ぶことになりかねません。

自社の資産を棚卸しする際は、次の6つに整理すると見通しが立ちやすくなります。

• 名称：社名、サービス名、ブランド名、ロゴ
• 技術：アルゴリズム、システム構成、製造方法
• デザイン：UI、パッケージ、プロダクトの形状
• データ：学習データ、顧客データ、分析結果
• ノウハウ：業務フロー、価格設定の手法、営業手法
• コンテンツ：記事、画像、動画、キャラクター

各資産について、競合他社との違いを説明する武器になっているか、業務委託先や共同開発先などの社外の人が関与しているか、今後6か月から1年の間に公表や販売の予定があるかを確認すると、優先順位が見えてきます。特許や商標は、出願して登録を受けることで権利の取得を目指す制度です。これに対して著作権は、創作的な表現が生まれた時点で手続きを要さずに発生します。また営業秘密は、秘密として管理されている情報について不正な取得や使用、開示を規制する制度です。保護の成立要件がそれぞれ異なることを踏まえ、対象の性質に合わせて使い分けます。

社名・サービス名決定前の商標調査

社名やサービス名を確定する前に知っておきたいのは、商号登記、ドメイン取得、商標登録の3つはそれぞれ独立した制度であり、どれか一つを済ませても他の効力まで得られるわけではないという点です。

法務局で商号を登記しても、禁止されるのは同一の所在場所で同一の商号を登記することにとどまります（商業登記法27条）。住所が異なれば、他社が同じ社名を登記することは制度上妨げられません。会社法8条は、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある名称を使用する行為を禁止し、差止請求を認めていますが、この規定を使うには相手方に「不正の目的」があることを示す必要があり、単に社名が似ているという理由だけで直ちに使用の停止を求められるとは限りません。

ドメインの取得も、事業者との契約に基づく割り当てにとどまり、そのドメインを保有して使用できる地位と、名称について商標権を持つことは別問題です。取得したドメインが他社の登録商標に抵触していれば、ドメインを保持していても商標権者から使用の停止を求められる可能性が残ります。

これに対して商標登録は、特許庁への出願と審査を経て、指定商品・指定役務について、登録商標を独占的に使える専用権と、類似する商標の使用を排除できる禁止権を得る制度です（商標法25条・37条）。日本の商標法は先願主義を採っており、原則として同一・類似の商品や役務に使う同一・類似の商標は、先に出願した者が優先されます。商品や役務の類否は、分類上の区分番号だけで決まるものとは限らず、指定商品や指定役務の内容に即して判断されます。また、先願者の承諾を得て混同のおそれもない場合の例外規定（商標法8条1項）もあるため、個別の要件を確認します。会社名を登記したからといって、同じ名称の商標権も当然に確保できていると考えるのは誤りであり、商号登記、ドメイン取得、商標登録の3つを個別に確認します。

社名やサービス名を正式に決める前には、INPITが提供するJ-PlatPatで出願中や登録済みの商標を調べ、必要に応じて弁理士による先行調査を入れておくことが、後から名称変更を迫られるリスクを減らす手立てになります。ただし、調査後も登録審査の判断や侵害をめぐる争いの可能性は残ります。ロゴのデザインやドメイン、名刺などの印刷物を先に整えてしまうと、他社の商標と抵触が判明した際に、社名変更やドメイン移行、印刷物の刷り直しといった複数のコストが同時に発生します。

特許・意匠・著作権・営業秘密の使い分けと公開前確認

名称の整理がついたら、自社の技術やデザイン、コンテンツなどのそれぞれについて、どの制度で保護するかを検討します。制度ごとに保護対象と成立要件が異なるため、性質を取り違えると適切な保護が得られません。

特許法上の「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます（特許法2条1項）。新規性（29条1項）や進歩性（29条2項）などの要件を満たす発明について、設定登録を受けることで特許権が発生します。存続期間は原則として出願日から20年で満了しますが、一定の場合には延長制度が認められています（特許法67条1項）。特許出願は原則として出願公開の対象となり、技術情報が世の中に開示されることになるため、権利化に伴う情報公開の影響もあわせて検討します。

意匠制度は、物品や建築物の形状、一定の機能に関する画像など、意匠法2条の要件を満たすデザインを保護します。2020年4月1日以後の出願では、原則として出願日から25年で存続期間が満了します（同法21条）。関連意匠の存続期間は、関連意匠群の基礎意匠（最初の本意匠）の出願日が起算点となり、2020年3月31日以前の出願には旧制度が適用されます。商標制度は、商品・サービスを識別する名称やロゴ等の標識を保護し、業務上の信用の維持に役立てる制度です。使用による信用の蓄積が乏しい創業期でも、登録要件を満たす商標は出願・登録を検討できます。存続期間は登録から10年ですが、更新登録の手続きと登録料の納付を続ければ長期の保護が可能です（商標法19条1項・2項）。使用を続けているだけで自動的に更新される仕組みではないため、期限管理を怠らないようにします。

著作権は、思想又は感情を創作的に表現したもの（著作権法2条1項1号）を守る権利であり、出願や登録の手続きを経ずに、創作した時点で自然に発生します（無方式主義）。著作権が保護する対象は具体的な「表現」であり、その根底にある「アイデア」そのものは保護されません。学説上「アイデア・表現二分論」と呼ばれる考え方で、事業の切り口やビジネスモデルの着想を口頭やピッチ資料で説明したとしても、その着想自体に著作権は生じません。アイデアの独自性を守りたい場合には、著作権による保護のみに頼らず、秘密保持契約の締結や営業秘密としての管理を検討します。

営業秘密は、出願によって権利を取得する制度とは仕組みが異なります。不正競争防止法上、営業秘密として保護を受けるには、秘密管理性、有用性、非公知性という3つの要件を満たす必要があります（不正競争防止法2条6項）。登録手続きが不要な一方、秘密として管理されていること自体が保護の前提になります。公表された技術情報は非公知性を失いますが、特許で公開する中核部分と、公開しない周辺の製造条件やノウハウを切り分け、権利化と秘密管理を併用することは十分に可能です。なお、特許出願を行うとその技術内容は原則として出願公開制度により開示されるため、公開後にその内容について営業秘密としての非公知性を主張することはできなくなります。

どの制度を使うかは、公開して独占権を取る利益と、秘密を守って模倣を防ぐ利益のどちらが事業にとって大きいかで判断します。製品を分解・分析すれば再現できる技術は、特許化して独占権を確保した方が実効性を持ちやすいといえます。反対に、リバースエンジニアリングでは再現しにくい製法や、日々更新される顧客データ、価格設定のロジックは、秘密管理を徹底する方が事業の実態に合う場合があります。すべての技術を出願する、あるいはすべての情報を秘密にするという画一的な対応を避け、技術の模倣されやすさ、権利化にかかる時間と費用、秘密管理を維持する負担を個別に比較します。

特に特許を検討している技術については、公開のタイミングに注意が必要です。特許法上、出願前に展示会やSNSで紹介したり、秘密保持義務を負わない相手へのピッチで話したりして公然知られ、公然実施され、又は刊行物やインターネットで公衆に利用可能になると、新規性を失って特許を受けられなくなります（特許法29条1項各号）。守秘義務のもとで限定的に開示する場合でも、開示内容と相手の義務を個別に確認します。

このリスクを緩和する救済策として、新規性喪失の例外規定が設けられています（特許法30条）。特許を受ける権利を有する者の行為で公表した場合には、原則として公表日から1年以内の出願、出願時の適用申出、出願後30日以内の証明書提出といった要件を満たせば、その公表を理由に新規性が否定されない救済が受けられます。権利者の意に反して公表された場合にも別途例外があります。ただし、新規性喪失の例外は出願日の優先を確保する制度ではないため、公表後に別の第三者が独自に同じ発明を先に公開したり出願したりした場合にまで対抗できるわけではありません。公表を急ぐ事業上の理由がある場合でも、公表前の出願を基本として日程を組みます。例外の適用には対象や手続き上の制約があり、海外の制度でも扱いが異なります。詳細は特許庁の新規性喪失の例外の案内で確認できます。

営業秘密として管理したい情報についても、社外に出す前の確認が欠かせません。秘密管理性の要件では、会社が秘密として管理する意思が、情報に接する者に分かるように管理されているかが問われます。情報へのアクセス制限や「社外秘」といった秘密表示を、情報の性質と会社の実情に応じて組み合わせます。法律上は特定の措置をすべて一律に要求するのでなく、実態に即した管理がなされているかが判断されます。共同開発先や投資家に開示するピッチ資料やデータルームについても、秘密保持契約や秘密表示の有無に加え、アクセス管理等も含む実際の管理状況によっては、後に不正競争防止法上の営業秘密と認められない可能性があります。契約条項を確認する際の実務的な視点は、知的財産権帰属条項レビューのチェックポイントで確認できます。

プレスリリースの解禁日、展示会の出展日、投資家向け説明会の日程を決める前に、対象となる技術やデザインについて、特許出願を先行させるか、秘密保持契約の対象として明確に扱うかを社内で確定させておくことが大切です。

国内出願と海外展開の判断軸

特許・商標・意匠については、原則として国又は地域ごとの権利取得が必要となる属地主義がとられています。日本国内で権利を保有していても、外国で完結する行為を日本の権利に基づいて差し止めることはできません。ただし、国境をまたぐネットワーク上の行為などは、行為の場所や国内への影響等を具体的に検討することになります。サーバーが国外にあるというだけで、日本の特許権侵害の可能性が直ちに否定されるわけではありません。

海外での事業展開を予定している場合、進出先の国ごとに個別出願する方法のほか、条約に基づく国際的な出願制度を利用する選択肢があります。特許については工業所有権の保護に関するパリ条約による優先権制度と、特許協力条約（PCT）による国際出願制度があり、商標についてはマドリッド協定議定書（マドリッド・プロトコル）による国際登録制度が存在します。これらはいずれも出願手続きを一定の範囲で簡素化する制度にとどまり、世界共通の単一の権利が生じる制度ではありません。PCT出願後の特許付与は各国・地域の特許庁が判断し、マドリッド制度も指定した国・地域での保護を求める仕組みです。指定国ごとの審査基準や費用、優先期間の計算は制度や案件によって異なるため、利用を検討する段階で国内代理人と現地代理人の双方に見積もりと期限を確認します。

海外出願の要否を判断する軸は、単に出願件数を増やすことにとどまらず、どの国にユーザーや売上があるか、模倣品や類似サービスが出やすい市場かどうか、現地の提携先や販売代理店との契約で商標使用や知財保護の条件が定められているかという事業上の事実です。海外進出の計画が具体化する前の段階でも、主要な進出候補国での商標の事前調査を済ませておくと、現地でのブランド名変更を避けやすくなります。

投資・提携・M&Aに向けた資料整備と90日計画

投資家や提携先、M&Aの買主企業は、知的財産の状況を、単に権利証書の有無だけでなく、事業を継続的に運営できるかという観点から確認します。買主側の法務デューデリジェンスでは、商標・特許・著作権のほか、ソースコードやデザイン、開発委託先の成果物についても確認します。ドメイン・SNSアカウント、ノウハウやAIモデル・学習データも対象に含め、創業者、従業員、業務委託先、共同開発先から会社への権利移転、利用許諾又はアカウント等の管理権限が適切に確保されているかが確認されます。データやSNSアカウント等を全て単一の所有権の対象として扱わず、契約や個人情報の制約等も踏まえて権利関係を確認します（スタートアップ買収の買主側法務DDチェックリスト）。

この場面で問題になりやすいのが、業務委託契約やデザイン制作契約における知的財産権帰属条項の書き方です。成果物の範囲や既存資産の除外、著作者人格権不行使、第三者素材やOSSの利用条件が条項上あいまいだと、プロダクトの中核部分について、会社が自由に利用・改変できる権利を持っているのかを説明できなくなります。帰属条項の読み方は知的財産権帰属条項レビューのチェックポイントで確認できます。創業初期に外部エンジニアやデザイナーが関与した成果物について、権利移転が契約書上で確認できるかという論点は、シリーズA前に見直したい法務チェックリストで扱っている資本政策や契約の見直しとあわせて対応する事項です。

投資家やDD担当者に示す資料としては、主に次のものが挙げられます。

• 商標登録原簿・出願中の商標一覧
• 特許出願一覧
• 業務委託契約書と知的財産権帰属条項
• 職務発明に関する届出書
• ドメイン・SNSアカウントの管理者一覧
• 営業秘密の管理台帳（対象情報と管理方法の記録）

これらが揃っていないこと自体が直ちに取引の障害になるとは限りませんが、口頭の説明だけで済ませると、価格交渉や表明保証の条件に跳ね返る可能性があります。

ここまでの知財管理は、90日を目安とした行動計画に落とし込むと着実に進められます。90日は、棚卸しから初期対応までを一区切りで終える行動計画の目安であり、法令上の期限とは区別します。出願期限や公表予定が迫っている資産がある場合の対応は、この順序を待たずに最優先で進めます。

期間	主な作業
最初の30日	資産の洗い出し、既存の商標登録・出願状況、業務委託契約の知財帰属条項、公表済みの技術・デザインの確認
次の30日	優先度の高い名称・技術・デザインの先行調査、出願準備、営業秘密の秘密管理措置の実施
最後の30日	投資家・取引先に示せる形式への資料整備

最初の30日では、事業計画から知財候補を洗い出し、資産ごとに競争優位の源泉になっているか、既に社外の第三者が関与しているか、6か月から1年以内に公表や販売の予定があるかを確認します。既存の商標登録・出願状況、既存の業務委託契約における知財帰属条項、既に公表済みの技術やデザインの一覧も、この期間に作成します。

次の30日では、優先順位の高い名称・技術・デザインについて、商標の先行調査、特許出願の要否、意匠登録の要否を検討し、公開予定のあるものから出願準備を進めます。並行して、営業秘密として管理する情報については、アクセス制限、秘密保持契約、資料への秘密表示といった秘密管理措置を整えます。

最後の30日では、投資家や取引先に示せる形式に資料を整理します。未対応の資産がある場合は、その間に生じるリスクを評価し、何が未対応で、いつまでに対応する予定かを説明できる状態にしておくことが、次回の資金調達やM&Aの場面で役立ちます。

週明けにまず着手できるのは、事業計画書やプロダクトロードマップを手元に置き、先述の6分類で資産を書き出す作業です。既に確定している社名やサービス名があれば、その商標が既に登録されていないかをJ-PlatPatで確認するところから始められます。知財資料の整備を含む資金調達前の法務対応はスタートアップ法務・資金調達支援で扱っています。

よくある質問

会社の登記を済ませ、ドメインも取得していれば、同じ名称の商標権も確保できていますか。

確保できているとは限りません。商号登記は、商業登記法27条により、同一の所在場所に同一の商号を登記することを禁止するにとどまり、別の住所地の会社が同じ社名を使うことまでは妨げません。ドメインの取得も、レジストラとの契約に基づく技術的な登録であり、第三者に対する排他的な権利までは生じません。指定した商品・役務の区分について専用権・禁止権を得るには、特許庁への商標登録出願が必要です（商標法25条・37条）。

アイデアを口頭やピッチ資料で説明しただけで、著作権によって保護されますか。

保護されないと考えられます。著作権法が保護するのは、思想又は感情を創作的に表現したものであり（著作権法2条1項1号）、アイデアそのものは保護の対象に含まれません。事業の切り口やビジネスモデルの着想を守りたい場合には、秘密保持契約を締結したうえで、営業秘密として秘密管理性・有用性・非公知性の要件（不正競争防止法2条6項）を満たす形で管理する方法を検討する必要があります。

特許を取れる技術は、すべて出願した方がよいですか。

一律にそうとは言えません。特許出願をすると、原則として出願公開制度により技術内容が公開されるため、独占権を得られる代わりに秘密管理による保護は失われます。競合が製品を分解・分析すれば再現できる技術は特許化が実効性を持ちやすい一方、リバースエンジニアリングで再現しにくい技術や日々更新されるデータは、秘密管理を徹底する方が事業の実態に合う場合があります。技術ごとに、模倣されやすさ、権利化の費用と時間、秘密管理コストを比較して判断する必要があります。