職務発明規程の作り方｜権利の帰属と「相当の利益」の決め方

こんにちは！Legal Agent代表弁護士の朝戸です。

研究開発を進める会社で、製品の中核技術について特許出願を準備するとき、出願書類と併せて確認したいのが職務発明規程です。会社が開発費を負担し、従業員が勤務中に生み出した技術であっても、それだけで特許を受ける権利が会社に帰属するとは限りません。

中心となる問題は、誰が発明者なのか、その発明について会社が権利を取得する根拠があるのか、そして発明者にどのような利益を与えるのかという点です。会社名義で出願したという事実だけでは、従業員から会社への権利帰属の根拠まで説明できません。共同研究や資金調達を予定している企業では、相手から権利関係を確認された段階で、規程と実際の運用の食い違いが表面化することも考えられます。

職務発明規程を作る際には、会社への権利帰属と発明者の処遇を一緒に検討する必要があります。まず法律が認める範囲を確かめ、その範囲に合わせて対象者、利益の基準、日々の手続を決めていくことが大切だと考えています。

会社に帰属させられる発明の範囲

特許法35条1項は、職務発明を、性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明に至った行為が従業者等の現在又は過去の職務に属する発明と定めています。同条の「従業者等」には法人の役員も含まれます。

会社の業務範囲との関係と、本人の職務との関係の両方が必要です。勤務時間や会社の設備を使ったかどうかも関連事情として確認し、担当していた業務の内容と併せて判断します。休日に着想した発明でも、本人が担当していた開発業務との関係によっては職務発明に該当する可能性があります。

同条2項は、職務発明以外の発明について、あらかじめ会社に特許を受ける権利を取得させるなどの定めを無効としています。「在職中に行ったすべての発明は会社に帰属する」という文言には、職務発明以外まで取り込む問題があります。規程では、この限界を踏まえて対象となる発明の範囲を定めます。

発明者の確認も必要です。発明者になるのは、技術的思想の創作に実質的に関与した自然人です。研究チームの管理職や予算の承認者についても、技術的な創作への具体的な関与を確認します。実験やデータ整理の担当者であれば、指示された作業を補助したのか、自ら技術的な工夫を加えたのかが問題となります。誰がどの技術的課題を解決する着想や具体化に関与したかを、開発記録から見ていきます。

権利を発生時から会社に帰属させる定め

特許法35条3項は、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ会社に特許を受ける権利を取得させると定めたとき、その権利は発生した時から会社に帰属するとしています。職務発明規程も、この「その他の定め」として権利帰属の根拠となり得ます。

この仕組みを採る場合は、職務発明について特許を受ける権利を会社が発生時から取得することを、適用対象者に対して有効な形で事前に定めます。「特許出願は会社が担当する」「知的財産は会社が管理する」といった事務分担の記載では、権利を誰に帰属させる趣旨かが明確になりません。現在の契約や就業規則に別の帰属条項がある場合は、その文言との整合も確認します。

事前の帰属の定めがない場合でも、会社が後から権利を譲り受けることは可能です。特許法33条1項は特許を受ける権利の移転を認めています。ただし、既に完成した発明に新しい規程を置いただけで、発生時にさかのぼって会社に権利が帰属するものではありません。既存の契約による承継の有無を確かめ、未処理であれば譲渡合意などを検討することになります。

従業員又はその承継人が職務発明について特許を取得した場合、会社には同法35条1項の通常実施権が認められます。しかし、会社が自ら実施できることと、会社が特許権者として第三者へ権利を譲渡したり、独占的な利用関係を組んだりできることは異なります。ライセンス事業や技術の売却を予定する会社では、通常実施権があるというだけで権利帰属の確認を終えるべきではないと考えています。

発明者が受ける「相当の利益」と手続の関係

会社が職務発明について特許を受ける権利を取得する場合などには、特許法35条4項により、従業者等は「相当の金銭その他の経済上の利益」を受ける権利を有します。会社への原始帰属を定める場合も、併せてこの利益を与える仕組みを設ける必要があります。

金銭以外の利益も認められますが、経済的な価値が必要です。特許庁が公表する同条6項の指針（平成28年4月22日経済産業省告示第131号、28〜29頁）は、会社負担による留学の機会、ストックオプション、金銭的処遇の向上を伴う昇進・昇格などを例示しています。他方、名誉を表すだけの表彰状などは含まれません。通常の人事評価による昇進を、そのまま職務発明に対する利益と扱うことにも注意が必要です。何を与えたかに加え、職務発明をしたことを理由とする処遇かを確かめます。

利益の基準を規程で定める場合、同条5項は、基準を作る際の協議、決めた基準の開示、個別の利益を決定する際の意見聴取の状況などを考慮し、その定めによって利益を与えることが不合理であってはならないとしています。金額の記載に加えて、その決定過程と適用時の手続を確認します。

協議は、基準の適用を受ける従業者等又はその代表者との話合いです。指針5頁、11〜12頁によれば、書面や電子メール、集団での話合いも対象となります。代表者を通じる場合は、対象の従業員を正当に代表しているかが問題となります。技術部門の責任者を会社が選び、その人に説明しただけで、すべての従業員と協議したことになるとは限りません。

開示は、基準を見ようと思えば見られる状態にすることです。個別の意見聴取は、決定内容について質問や不服を述べる機会を含みます。就業規則を作る際の労働法上の手続と、特許法上の不合理性の判断は別に確認する必要があります。

利益についての定めがない場合や、その定めにより利益を与えることが不合理と認められる場合には、同条7項により、会社が受けるべき利益、会社の負担・貢献、従業者等の処遇などを考慮して内容が定められます。協議等の手続を実際に行い、その経緯と決定内容を説明できるようにしておくことが大切だと考えています。

規程の作成から個別の発明への適用まで

以上を踏まえると、規程のひな形に社名を入れる前に、自社で発明が生まれる場面を確認する必要があります。社内の研究者だけで開発しているのか、役員、業務委託先、大学の研究者も参加するのかによって、必要な契約が変わります。業務委託先など社外の発明者に対して、自社の従業員向け規程だけで権利取得を済ませることはできません。

対象者と既存発明の確認

開発部門には、進行中の研究テーマ、参加者、既に完成している発明、出願の有無を確認します。人事・法務部門は、入社時の契約、現行の就業規則、共同研究契約と照合します。規程の施行日を境に、将来の発明へ適用する帰属条項と、既存発明の権利承継を確認する作業を分けて進めます。

共同発明について特許を受ける権利が共有となっている場合、特許法33条3項により、持分の譲渡には他の共有者の同意が必要です。自社の従業員から譲渡書を受け取るだけで処理が終わるかは、共同研究契約や他の発明者の権利と併せて確認します。

利益の基準と協議の記録

利益の基準には、付与の時期、金銭その他の利益の内容、評価方法、共同発明者間の配分などを記載します。出願・登録時の定額報奨と、実施やライセンス収入に応じた報奨を組み合わせる方法も考えられます。指針9頁も、期待利益に基づく方式や上限額の設定を、それだけで直ちに不合理とはしていません。

自社の技術の使い方と、評価に必要な資料を継続して集められるかを踏まえて方式を選びます。共同開発先へのライセンスが中心なら実施料の把握方法を、自社製品の一部に使うなら発明の寄与をどう評価するかを決めます。算定が難しい点を会社の裁量という一文だけで処理すると、従業員が支給結果を理解しにくくなります。

基準案を示して説明や質問の機会を設け、寄せられた意見、会社の回答、案を修正した理由を残します。決定後は閲覧場所を周知し、新入社員にも適用関係を説明します。規程本文と一緒に、協議に使った案、説明資料、参加者、開示日を保管しておくと、後から手続の実態を確認できます。

発明の届出と退職後の対応

発明の届出では、技術の内容だけでなく、完成までの経緯、関与者とその貢献、社外への開示予定を記録します。会社側は職務発明への該当性、権利取得の根拠、出願又は秘匿化の方針を確認し、利益の決定と通知へ進みます。出願しない判断をした発明についても、会社が取得した権利や利用の実態を踏まえ、規程上どのように評価するかを定めておく必要があります。

個別の利益を通知する際は、適用した基準と評価理由を示し、質問や異議を伝える窓口を案内します。小規模な企業であれば、担当者が個別に意見を聴いて回答する方法も考えられます。会社の規模に合わせて方法を選び、実際に質問が届き、回答される手続にすることが必要です。

退職者についても、既に生じた相当の利益を受ける権利に対応する必要があります。退職後も実績に応じて付与するのか、退職時などに評価して一括で付与するのかを定め、連絡先や支払方法を確認します。指針33頁は、退職後の継続付与と、登録時・退職時の一括付与の両方を認め、退職時に意見を聴く方法も示しています。

権利帰属の条項、利益の基準、発明ごとの記録がそろっていれば、共同研究先や投資家からの確認にも根拠を示して答えやすくなります。規程を見直すときは、直近の発明一件について、届出から権利取得、利益の通知まで資料をたどり、手続が抜けている箇所を確かめるところから始めてはいかがでしょうか。